Tema 950

No REsp 1.527.232/SP, relatado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, duas empresas do setor de cosméticos discutiram, em ação ajuizada perante a Justiça Estadual, a alegada prática de concorrência desleal e a violação de marcas e embalagens utilizadas em linhas de produtos concorrentes. As autoras sustentaram que as rés imitavam a apresentação visual de seus produtos, reproduzindo marcas e o conjunto-imagem ('trade dress') de linhas conhecidas no mercado, com risco de confusão, associação indevida e desvio de clientela. O Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu a concorrência desleal e determinou a abstenção de fabricação e comercialização de produtos com marcas e embalagens semelhantes, inclusive em relação a marcas que já haviam sido registradas no INPI pelas rés. Houve ainda embargos de declaração e posterior agravo interno, nos quais se discutiu a extensão da tese e a tempestividade do recurso especial das partes.

A controvérsia jurídica central consistiu em definir a repartição de competência entre Justiça Estadual e Justiça Federal em litígios de propriedade industrial. O STJ assentou que, quando a discussão recai sobre 'trade dress', concorrência desleal e elementos distintivos não sujeitos a registro no INPI, a causa é entre particulares e não envolve interesse institucional da autarquia federal, razão pela qual a competência é da Justiça Estadual. Nessa hipótese, a tutela jurisdicional pode impor abstenção de uso de elementos visuais, embalagens, cores, grafias e outros componentes do conjunto-imagem, desde que a controvérsia seja resolvida sob a ótica da concorrência desleal, com base na proteção conferida pela Constituição Federal, pela Convenção de Paris e pelos arts. 2º, V, 195 e 209 da Lei 9.279/1996. Por outro lado, o Tribunal firmou que a determinação de abstenção do uso de marca registrada pelo INPI, quando dirigida ao próprio titular do registro, pressupõe a desconstituição ou a invalidação do ato administrativo concessório, o que atrai a competência privativa da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, e dos arts. 173 e 175 da Lei 9.279/1996. O acórdão também destacou que o art. 129 da LPI assegura ao titular o uso exclusivo da marca registrada em todo o território nacional, de modo que a supressão desse direito não pode ocorrer incidentalmente na Justiça Estadual. Nos embargos de declaração, o STJ manteve integralmente esse entendimento, afastando alegações de omissão e reafirmando que não havia vício no acórdão repetitivo. Na fase posterior, a Quarta Turma, ao julgar o agravo interno e os embargos de declaração no recurso individual, aplicou a mesma lógica: preservou a competência estadual para o trade dress e reafirmou a necessidade de liquidação para apuração dos danos decorrentes da concorrência desleal, mas sem alterar a tese repetitiva fixada pela Segunda Seção.

Não houve modulação de efeitos neste julgamento.

Em termos práticos, o STJ separou duas situações que, embora pareçam parecidas, têm tratamento jurídico diferente. Se a discussão é sobre a aparência geral do produto ou serviço - embalagem, cores, disposição gráfica, estilo visual e outros elementos que formam o 'trade dress' -, a ação deve ser julgada pela Justiça Estadual, porque se trata de conflito entre particulares e de repressão à concorrência desleal. Nessa hipótese, o juiz estadual pode mandar parar o uso de um conjunto visual que esteja copiando indevidamente o de outro concorrente. Já quando a ordem judicial pretende impedir o uso de uma marca que foi registrada no INPI pelo próprio titular, a questão deixa de ser apenas concorrencial e passa a atingir a própria validade do registro administrativo. Nesse caso, a competência é da Justiça Federal, com participação do INPI, porque só ela pode desconstituir ou suspender os efeitos do registro. A consequência prática é dar proteção ao mercado contra imitações desleais, sem permitir que a Justiça Estadual anule, por via indireta, um registro marcário válido concedido pela autarquia federal.